商标是否为商品通用名称的判断

 　　裁判要旨

　　讼争商标既不属于法律规定或者国家标准、行业标准的通用名称或者相关公众普遍认为的约定俗成的通用名称，也未被专业工具书、辞典列为商品名称，故不能认定为商品的通用名称。

　　案情

　　原告马斯公司是依照美国法律成立的一家跨国公司。原告的“脆香米”文字商标在第30类“巧克力”等商品上取得国际注册，并于1998年12月11日延伸至中国，核定使用商品为巧克力、巧克力制品等。2004年11月7日，原告的“脆香米”花体商标获得注册，注册证号为1965525，核定使用商品包括巧克力、巧克力糖果等，注册有效期自2004年11月7日至2014年11月6日。原告在使用“脆香米”文字商标及花体商标时与“德芙”商标一起使用。被告福建雅客食品有限公司(简称雅客公司)成立于2002年4月28日，经营范围为糖果制品、果冻、膨化食品、糖果类(硬质夹心)保健食品等。原告经调查发现，被告未经原告许可，擅自在其生产、销售的巧克力产品包装上使用了“脆香米”字样，侵犯其商标权。2010年12月，为固定侵权证据，原告先后在安徽合肥和被告门店对其生产、销售被控侵权产品的行为进行了公证。被告对生产、销售被控侵权产品的行为并没有异议，但认为其对“脆香米”的使用并非作为商标使用，而是用于表明本商品中含有“脆香米”原料，属于正当使用，不构成侵权。原告马斯公司起诉认为，被告使用的“脆香米”标识与原告的“脆香米”商标相同，被告在同种商品上的使用无疑会使消费者产生混淆。被告的行为构成商标侵权行为，依法应承担相应的法律责任。

　　裁判

　　福建省泉州市中级人民法院经审理认为，原告的“脆香米”文字商标及花体商标在中国取得注册，依法受中国法律保护。本案中，被告生产的被控侵权产品是否侵犯原告上述注册商标的专有使用权，关键在于被告使用“脆香米”是否会引起普通消费者的混淆或者误认。首先，被告在其包装上使用“脆香米牛奶巧克力”、“品名：脆香米牛奶巧克力(代可可脂)”，是把“脆香米”作为商品名称使用，不是作为商标使用。其次，从被控侵权产品包装上看，“脆香米牛奶巧克力”、“品名：脆香米牛奶巧克力(代可可脂)”字样所占的位置比例比较小，不是很显著，包装的正面亦有标注被告“雅客+YAKE+图形”商标以及产品另一名称“雅客可可巧克力”，“脆香米”三字并未突出使用。第三，“雅客”品牌在中国市场上具有很高的知名度，被告“雅客+YAKE+图形”商标为福建省著名商标，“雅客”字号为福建省企业知名字号，“雅客+YAKE+图形”牌糖果为“福建名牌产品”，2009年度其糖果荣列同类产品市场综合占有率前三位。由此可见，被告是把“脆香米”作为商品名称而非作为商标使用，“脆香米”字样在整个包装上所占位置的比例比较小，也没有突出使用，而被告“雅客”品牌在中国市场上具有很高的知名度，被告在其包装上亦使用其“雅客+YAKE+图形”商标，普通消费者能够把原告“脆香米”商标产品与被告的被控侵权产品区别开来，不会产生混淆或者误认，故被告生产、销售被控侵权产品没有侵犯原告的“脆香米”文字商标及花体商标，原告主张被告侵权缺乏事实依据与法律依据，其诉讼请求依法应予驳回。据此，法院判决驳回原告马斯公司的诉讼请求。

　　原告马斯公司不服，提起上诉。

　　福建省高级人民法院经审理认为，马斯公司的“脆香米”商标已经具有较高的知名度，为相关消费者所普遍知悉。“脆香米”商标的显著性也通过实际使用和宣传推广得到了加强，“脆香米”品牌与商标持有人马斯公司之间已经形成较为固定的来源联系。雅客公司主张“脆香米”系商品通用名称，但其并没有提供充分的证据证明其为通用商品名称。商标法实施条例第五十条规定，在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为。本案中，雅客公司在其生产的被控侵权产品包装正面右下角位置上用小楷字体标注有“脆香米牛奶巧克力(代可可脂)”，在产品包装的背面标注有“品名：脆香米牛奶巧克力(代可可脂)”，另外，产品包装正面标有“COCO”商标标识，包装背面标有“雅客+YAKE+图形”商标。从实际使用情况来看，雅客公司是将“脆香米”文字作为被控侵权产品的商品名称进行使用的。根据之前的分析，脆香米”并不属于某类商品的通用名称，“脆香米”商标通过马斯公司的长期使用和推广，已经具有突出显著性和较高知名度。雅客公司在其产品上使用“脆香米”文字作为商品名称并无合理理由，易使相关公众误以为雅客公司与马斯公司在品牌上存在合作、许可等关联关系，客观上会造成马斯公司相关产品市场份额的损失。虽然雅客公司拥有的“雅客+YAKE+图形”商标也具有较高的知名度，但并不能成为阻却其构成商标侵权的抗辩事由，特别是雅客公司在被控侵权产品的包装正面突出使用的是消费者并不熟悉的“COCO”商标，而将知名度高的“雅客+YAKE+图形”商标放置于消费者不易观察到的包装背面的封边中，在使用意图上显然存在弱化自身商标，而突出“脆香米”文字标识的倾向。综上，雅客公司没有合理理由将“脆香米”作为商品名称在其产品上使用，主观上具有搭便车的故意，客观上存在误导相关消费者的可能性，同时也会淡化讼争商标，故应认定其行为构成对马斯公司拥有的“脆香米”注册商标的侵害，应当承担相应的法律责任。因此，法院改判：雅客公司应自判决生效之日起立即停止侵害马斯公司拥有的“脆香米”文字商标(注册证号：G707835)及“脆香米”花体商标(注册证号：1965525)的行为;雅客公司应自判决生效之日起十日内赔偿马斯公司经济损失及为诉讼支出的合理费用共计人民币10万元。

　　评析

　　最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第七条规定，人民法院在判断讼争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。本案被告并未提供证据证明“脆香米”属于法律规定或者国家标准、行业标准的通用名称或者属于相关公众普遍认为的约定俗成的通用名称，也没有证据证明“脆香米”被专业工具书、辞典列为商品名称。雅客公司没有合理理由将“脆香米”作为商品名称在其产品上使用，主观上具有搭便车的故意，客观上存在误导相关消费者的可能性，同时也会淡化讼争商标，故应认定其行为构成对马斯公司拥有的“脆香米”注册商标的侵害，应当承担相应的法律责任。

　　本案案号：(2012)泉民初字第299号，(2013)闽民终字第54号

　　案例编写人：福建省高级人民法院 蔡 伟 欧群山

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