金杜知卓｜境外OEM是否侵权再添重要新例

近期，一起委托定牌加工（简称为OEM）确认不侵犯知识产权案件二审在上海知识产权法院以调解方式落下帷幕。

作者何放张斯玮金杜律师事务所

编辑布鲁斯

近期，一起委托定牌加工（简称为OEM）确认不侵犯知识产权案件二审在上海知识产权法院以调解方式落下帷幕。本案中，金杜代理OEM境外委托方卡斯伯计算机系统股份有限公司（简称卡斯伯公司）历经了三年有余的一审、二审程序，在一审获得胜诉后，成功协助卡斯伯公司最终以二审调解的方式确认了其委托中国境内指定生产方定牌加工其品牌笔记本电脑产品、计算机设备并出口至其目标境外国家的行为，不侵犯国内商标权人注册商标专用权。

本案金杜团队协助未在中国注册商标、在国内开展委托定牌加工商业活动的外国知名企业以提起确认不侵权之诉的方式易守为攻，持续长达近四年的民事诉讼后在二审阶段以调解结案，有力保护了客户的知识产权权益，也对来自国内商标权人的不当纷扰起到了重要的震慑作用。

案件背景

卡斯伯公司系一家于1993年成立于土耳其的知名计算机及相关设备生产商，在土耳其本国注册有多个计算机商品类别上的“Casper”商标。自2015年以来，卡斯伯公司便委托了中国境内某指定加工方定牌加工“Casper”品牌笔记本电脑产品及计算机设备，许可其使用“Casper”商标用于定牌加工生产，限定其不得更改商标的设计，并以书面方式明确该等产品及设备必须出口至土耳其共和国，不得在中国出售。

2018年3月，卡斯伯公司在按以往商业惯例委托国内加工方生产笔记本电脑产品申报出口后得知，一家名为中实泰公司的中国公司以该等产品上使用了“Casper”标识涉嫌侵犯其商标为由，要求上海海关采取知识产权海关保护措施。上海海关基于中实泰公司的请求，出具了《扣留（封存）决定书》并扣留了卡斯伯公司675件笔记本电脑产品。

2018年9月30日，经金杜团队提供策略，卡斯伯公司向上海市浦东新区人民法院（“一审法院”）起诉，请求确认卡斯伯公司授权国内加工方在生产并出口至土耳其的笔记本型电脑商品上使用“Casper”商标的行为不侵犯中实泰公司“Casper”注册商标专用权。

卡斯伯公司提交了经公证认证的土耳其商标证明、土耳其商标局答复文件、致中国海关机构的函件（载明了卡斯伯公司商标授权许可使用、商标使用要求规范、仅供出口至土耳其的要求）等证据。此外，为了证明被海关扣押的675台笔记本电脑产品甚至同一出口订单项下的所有5000台产品系全部用于出口，金杜协助卡斯伯公司详尽地收集并提供了所有相关货物的海关出口货物报关单、出境货物备案清单、发票、装箱单、运输单据、内部邮件沟通记录等文件，对所有产品均已出口的事实进行了举证。

一审法院认定：本案不构成商标侵权

一审法院首先审查确认了本案中卡斯伯公司符合提起确认不侵权之诉的起诉条件。此后，在审查了卡斯伯公司提供的商标证明及授权文件，认定被扣产品上使用的商标系在核定使用范围内对授权商标的使用后，一审法院作出认定如下：

涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，在判斯该类行为是否构成商标侵权时，应充分考量国内和国际经济发展大局，准确适用法律，强化知识产权创造、保护、运用，积极营造良好的知识产权法治环境、市场环境、文化环境。对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，境外委托方已经提供给境内加工方内容完整的授权文件和商标权属证据的，原则上可以认定境外委托方的委托加工和出口行为不构成商标权侵权。

具体到本案，原告（注：指卡斯伯公司）作为境外委托方拥有土耳其商标号“Casper”。该商标的核定使用范围包括计算机；原告委托定牌加工的笔记本型电脑全部出口至土耳其；在《致相关部门函》中原告提及对委托加工方的要求是“商标的设计不能改变，但颜色可以改变”，颜色的改变没有影响原告商标的显著性。综上，可以认定原告委托国内加工商加工和出口“Casper”笔记本电脑的行为不构成对被告“Casper”注册商标专用权的侵犯。

二审调解结案：本案中卡斯伯公司的合法委托定牌加工行为仍得以保护

本案一审判决做出后，中实泰公司不服一审判决，向上海知识产权法院（“二审法院”）提起上诉。在二审法院的主持之下，本案最终以双方调解的方式结案。二审调解书中，卡斯伯公司与中实泰公司确认：

卡斯伯公司委托中国境内的指定生产方定牌加工“Casper”品牌笔记本电脑产品及计算机设备，并出口至土耳其共和国的行为，不侵犯中实泰公司注册商标专用权。中实泰公司同意不再通过任何方式限制被卡斯伯公司上述委托定牌加工出口行为。

至此，本案终于尘埃落定，卡斯伯公司最终得以维护其合法定牌加工商业活动不受中实泰公司的限制和影响。

结语

值得一提的是，在本案审理过程中，最高人民法院作出了针对本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司一案（HONDAKIT案）的判决。HONDAKIT案中，最高人民法院对其以往在通过定牌加工在中国生产但打算出口到其他国家销售的贴牌产品是否构成商标侵权的立场做了调整。

实际上，HONDAKIT案件与本案事实存在诸多显著不同。例如，HONDAKIT案中国内加工方实际使用的标识不规范地突出显示了商标中的“HONDA”的文字部分，该恶意的表现无疑对法院认定侵权的决定产生了影响。又如，本案中国内商标权人中实泰公司无论是公司成立时间还是商标注册时间，均远远晚于卡斯伯公司至少20年之久。卡斯伯公司作为曾获得多项大奖的知名笔记本产品生产商，在土耳其当地具有极高知名度，显然不可能为侵占中实泰公司的商誉而通过定牌加工方式规避法律责任。这些事实均对本案法院的认定有重要影响。

最高院在HONDAKIT案件中是结合不断变化的市场环境，综合审查各项事实作出的判决。最高院在最近的司法判例中澄清和强调，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（涉外定牌加工）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。因此，对于OEM行为是否构成商标侵权不能一概而论，目前仍然应当严格按照《商标法》第57条第（一）项和（二）项关于商标侵权行为的规定进行审查，而不应该将涉外OEM行为作为一种特殊情况特别对待。前述“Casper”案件一审法院也系根据事实情况依法作出认定，而并非简单遵循HONDAKIT案件的裁判结果。

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