公报案例丨跨类指控侵权案件中，判断标识是否应被禁用的考虑因素

一、案情介绍

2008年开始，周乐琴使用“宝马”和“BMW”注册德国宝马集团(国际)控股有限公司（主要经营服饰类产品，下称“德马公司”），后德马公司、周乐琴通过转让、注册方式取得的“宝马”、“BMW”商标（第18类、第25类）[i]。德马公司通过将上述商标授权创佳公司使用的方式，与创佳公司自2009年共同设立了BMN品牌加盟体系。德马公司、创佳公司在经营BMN品牌加盟体系的过程中，将上述商标以及企业名称、德国宝马集团、德国宝马、宝马等文字相组合，使用于品牌加盟手册、经营场所装潢、广告宣传等，用于宣传BMN品牌加盟体系，以及生产、销售的服装、鞋、包等商品上，并全国多个省市发展加盟体系、销售上述产品。

宝马公司认为德马公司、周乐琴和创佳公司模仿宝马公司“BMW”等驰名商标，注册并使用与宝马公司相同/近似商标，使用与宝马公司“BMW”（第18类）等商标近似的侵权标识，构成对商标侵权及不正当竞争，请求判令德马公司、周乐琴和创佳公司立即停止对宝马公司涉案注册商标专用权的侵害，停止使用“德国宝马集团(国际)控股有限公司”的企业名称，赔偿宝马公司经济并消除影响。

二、争议焦点

德马公司、周乐琴和创佳公司的行为是否构成对宝马公司商标专用权的侵害？是否应被禁止使用？

三、裁判摘要

跨类指控侵权的案件多数涉及驰名商标，故在此类案件中应当首先对权利商标是否属于驰名商标进行认定。如被控侵权标识包含多个相近标识，且在权利商标驰名前后分别注册的，判断在后注册的被控侵权标识是否应被禁止使用时，应考虑如下因素：

1.被控侵权人的主观意态；

2.该被控侵权标识与之前注册的被控侵权标识是否存在商誉上的传承关系；

3.该被控侵权标识是否构成对驰名商标复制、摹仿，是否会误导公众并可能致使驰名商标注册人的利益受到损害等。

本案法院认定宝马公司的“BMW”与“寶馬”在2007年已经属于驰名商标，德马公司、周乐琴的行为具有明显主观恶意且易使相关公众产生使用该企业名称所进行的经营活动与宝马公司之间具有特定联系的混淆和误认，最终判决被告德马公司立即停止使用“德国宝马集团(国际)控股有限公司”企业名称。

四、法律法规

中华人民共和国商标法（2019修正）

第十三条为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

中华人民共和国商标法（2019修正）

第十四条驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

在商标争议处理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，商标评审委员会根据处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

在商标民事、行政案件审理过程中，当事人依照本法第十三条规定主张权利的，最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

五、案件来源

公报案例：《最高人民法院公报》2019年第9期，案号：（2015）沪知民初字第58号

[i]第18类皮革和人造皮革；动物皮；行李箱和背包；雨伞和阳伞；手杖；鞭，马具和鞍具；动物用项圈、皮带和衣服。第25类服装，鞋，帽。